Тренінг "Міжнародна реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності" (30 березня 2018 року)

Науково-освітній центр з інтелектуальної власності та ГО «Клуб інтелектуальної власності» 30 березня 2018 року провели тренінг «Міжнародна реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності», спікером якого виступив патентний повірений, судовий експерт А. Атаманчук.

Спікером висвітлено наступні шляхи реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності, передбачені законодавством: 1) національні процедури (індивідуальне подання заявки у відомство кожної країни); 2) регіональні процедури (подання заявки в об’єднані відомства країн); 3) міжнародна реєстрація (подання заявки до Всесвітньої організації інтелектуальної власності).

Як зазначив А. Атаманчук, в національних процедурах подання заявок і ведення діловодства здійснюється через зареєстрованих при відповідному відомстві патентних повірених або агентів. Винятком є, зокрема, США, оскільки заявка в цій країні може бути подана заявником, власником або керівником компанії, але існують обмеження стосовно участі іноземного заявника у комунікації з відомством. Перевагами національних процедур реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності, як було зазначено в доповіді патентного повіреного, є: 1) незалежність кожної реєстрації на кожному етапі – від подання заявки до отримання охоронного документу та підтримання чинності; 2) можливість для місцевих кваліфікованих фахівців враховувати особливості місцевої практики та підходи національного відомства, що знижує ризики відмов в реєстрації. Недоліками національних процедур є: 1) необхідність залучати патентних повірених кожної країни, в яку подається заявка; 2) сплата гонорарів патентним повіреним кожної країни; 3) сплата зборів у кожне відомство; 4) значне зростання витрат на реєстрацію внаслідок збільшення листувань, перекладів, банківських платежів, поштових пересилань.

Також А. Атаманчук у своїй доповіді розповів про регіональні процедури щодо знаків і промислових зразків, в яких подання заявок від іноземців та ведення діловодства здійснюється через патентних повірених або агентів, зареєстрованих при відповідному відомстві. До таких відомств належать: 1) African Intellectual Property Organization. 2) European Union Intellectual Property Office. 3) Benelux Office for Intellectual Property. При цьому, як підкреслив патентний повірений, перевагами регіональних процедур щодо знаків і промислових зразків є: 1) одна реєстрація на країни, які членами союзу; 2) спрощення управління заявкою, внесення змін, передачі прав інтелектуальної власності; 3) зменшення витрат на переклади, гонорари, збори, банківські перекази, зменшення листування; 4) можливість для місцевих кваліфікованих фахівців враховувати особливості місцевої практики, що знижує ризики відмов в реєстрації. Недоліками регіональних процедур щодо знаків і промислових зразків є, зокрема: 1) подання заявки через місцевого представника; 2) якщо не допускається охорона лише для окремих країн, то відмова в реєстрації стосується усіх країн союзу.

Розглядаючи регіональні процедури, А. Атаманчук зупинився на регіональних процедурах щодо винаходів. До відомств належать: 1) African Intellectual Property Organization. 2) African Intellectual Property Organization. 3) Eurasian Patent Organization. 4) European Patent Organization (European Patent Office). 5) Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. Як вказав патентний повірений, перевагами регіональних процедур щодо винаходів є: 1) одна процедура реєстрації, оскільки в більшості союзів не передбачено валідації, як в Європейському патентному відомстві; 2) зменшення витрат на переклади, гонорари, збори, банківські перекази, зменшення листування; 3) можливість для місцевих кваліфікованих фахівців враховувати особливості місцевої практики, що знижує ризики відмов в реєстрації. Недоліками таких процедур є: 1) подання заявки обов’язково через місцевого представника; 2) для Європейського патентного відомства – необхідність проходження валідації та перекладу в більшості країн-членів.

Особливу увагу А. Атаманчук приділив розгляду особливостей Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків, яка охоплює 100 членів. 100-м учасником Мадридського союзу стала Індонезія, Протокол для якої набув чинності 2 січня 2018 року. Строк дії реєстрації становить 10 років та може продовжуватися на наступні 10 років, при цьому звичайна тривалість реєстрації 12-18 місяців від дня публікації. Серед переваг цієї процедури патентний повірений назвав: 1) наявність однієї заявки на реєстрацію в різних країнах, які є членами союзу, спрощення управління; 2) можливість поступового розширення охорони на інші країни союзу; 3) незалежність проходження процедур у кожній країні, оскільки відмова в одній країні не веде до відмови в іншій; 4) зменшення витрат, якщо немає необхідності залучати патентних повірених на повідомлення відомств. Серед недоліків Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків А. Атаманчук виокремив: 1) обов’язковість базової реєстрації або заявки; 2) можливість реєстрації тільки в межах, визначених базовою реєстрацією; 3) залежність від базової реєстрації протягом перших 5 років; 4) гірше урахування місцевої практики.

Також спікер заходу особливу увагу присвятив розгляду Гаазької системи міжнародної реєстрації промислових зразків, до якої входять 68 членів. Строк дії реєстрації в цій процедурі щонайменше 5 років і може бути продовжений відповідно до строку, який встановлений національним законодавством, але не менше ніж до 15 років. При цьому звичайна тривалість реєстрації 6-12 місяців від дня публікації. Як підкреслив А. Атаманчук, до переваг Гаазької системи міжнародної реєстрації промислових зразків слід віднести: 1) наявність однієї заявки на реєстрацію в різних країнах, які є членами союзу; 2) легке управління заявкою та продовженням дії реєстрації, внесенням змін; 3) незалежність проходження процедур у кожній країні, оскільки відмова в одній країні не веде до відмови в іншій; 4) зменшення витрат, якщо немає проблем та необхідності залучати патентних повірених на повідомлення відомств; 5) можливість відстрочення публікації. До недоліків цієї системи належать: 1) наявність різного складу членів союзу за Актом 1960 і Актом 1999 років; 2) наявність особливих вимог в окремих країнах членах.

На завершення виступу спікер тренінгу розглянув переваги та недоліки міжнародного патентування винаходів і корисних моделей за процедурою РСТ, що охоплює 152 члени. Як підкреслив А. Атаманчук, Укрпатент є компетентним відомством-одержувачем для прийняття та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із заявників є громадянином України або особою, яка проживає на її території, незалежно від того, є він заявником для всіх чи лише для деяких держав. При цьому заявка РСТ може бути подана безпосередньо до ВОІВ, але в такому разі порушується вимога ч. 2 ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». До переваг цієї процедури патентний повірений відніс: 1) наявність однієї заявки на міжнародну реєстрацію; 2) можливість подовжити пріоритетний строк з 12 місяців (за Паризькою конвенцією) до 28-30 місяців; 3) отримання висновку незалежного фахівця про новизну та винахідницький рівень за результатами міжнародного пошуку; 4) можливість внесення змін та проведення попередньої експертизи і додаткового пошуку. Недоліками міжнародного патентування винаходів і корисних моделей за процедурою РСТ є: 1) неможливість отримати один міжнародний патент; 2) додаткові витрати в порівнянні з прямим поданням заявки у кожну країну протягом 12 місяців.

У висновку спікер заходу підсумував, що для ефективності потрібно здійснювати підготовку до міжнародної реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності, яка включає: 1) визначення та аналіз об’єкту реєстрації та всіх його ознак; 2) визначення мети реєстрації; 3) визначення переліку країн; 4) аналіз відповідності формальним вимогам об’єкта реєстрації у кожній країні і, у разі необхідності, внесення відповідних змін; 5) проведення дослідження: для знаків для товарів і послуг – на наявність тотожних або схожих позначень, зареєстрованих для таких самих або споріднених товарів і послуг; для винаходів, корисних моделей, промислових зразків – на новизну, оцінка винахідницького рівня (винаходи); 6) підготовку основної та альтернативної стратегії з урахуванням отриманих результатів на попередніх етапах; 7) підготовку матеріалів заявок із врахуванням особливостей практики національних відомств.

Отже, підготовка до міжнародної реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності є надзвичайно важливою, оскільки більшість ризиків можна передбачити на етапі підготовки та мінімізувати їх наслідки.